專利說明書撰寫實務
作  者╱
顏吉承
出版社別╱
五南
出版日期╱
2019/04/18   (3版 4刷)
  

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I  S  B  N ╱
978-957-11-7039-8
書  號╱
1U73
頁  數╱
560
開  數╱
20K
定  價╱
550



  在今日知識經濟時代,對於企業經營而言,專利權已經不只是科技法律事務而已,更是企業的資產及商業競爭利器。專利說明書是專利權人排除他人未經其同意而利用其專利權之法律文件;申請專利範圍為其核心,作用在於界定申請專利之發明,並向社會大眾宣告受保護之專利權範圍。本書從介紹申請專利範圍之撰寫及規劃布局入手,藉專利申請、審查階段及專利權維護、侵權訴訟階段中一連貫有關專利說明書之實務操作說明,帶領讀者從浮面的撰寫形式出發,將申請專利範圍之撰寫與法律規定、審查實務及訴訟實務連結,並介紹專利實務經驗最豐富的美國專利實務,包括美國專利審查作業手冊(MPEP)之觀點及美國法院經典的訴訟案例,重點在於專利說明書撰寫思維之建立,以利讀者將抽象的法律規定及美國的實務經驗轉換成具體知識。
※推薦文
推薦序
顏吉承科長於大同大學設計系畢業,係臺灣最早期培養的設計專業人才,通過經濟部專利商標人員技藝職系工業設計科特考,擔任經濟部智慧財產局(含改制前中央標準局)專利審查官、高級專利審查官達二十餘年,嫻熟專利法制及實務,勤於研究,於工作中累積審查經驗,為文撰述或講學與人分享,對臺灣專利制度之推廣與提昇具使命感。司法院於2008年改革智慧財產訴訟制度,因顏科長具備專利專才及在專業上的優異表現,乃借調至智慧財產法院擔任技術審查官(2008.07.01~2011.02.28)及主任技術審查官(2011.03.01~2011.06.30),協助法官辦理專利事件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見,並依法參與訴訟程序,深入專利訴訟實務,透析專利制度運作之全貌。
顏科長於2007年完成「專利說明書撰寫實務」一書,並經2版3刷。2012年1月1日專利法作大幅調整,舉凡定義釐清及名稱變更,專利申請、新型專利、設計專利、專利權及專利權行使等均有重大修正,顏科長旋將其大作修正改版,本版除修改專利法條次及修正相關規定外,另增加:
1.美國2011年有關35 U.S.C.112補充審查指南(第三章 3.2.5 之三之(四))。
2.撰寫申請專利範圍時,必須因應產業發展狀況決定新穎特徵(第四章4.1.3)。
3.範例說明,包括請求項及其他專利申請文件之撰寫(第四章4.3)。
4.解釋申請專利範圍之場合、必要性、目的及意義(第五章5.2.1∼5.2.3)。
5.依美國判決,製法界定物之請求項於不同階段之解釋方法(第五章5.6.3)。
6.解析申請專利範圍及解析系爭對象的方法(第六章6.2)
7.限制均等論的新理論,如請求項破壞原則等(第六章6.5.2之十)。
8.先前技術阻却vs.專利無效抗辯之解說(第六章6.7.6)。
以上皆屬貼近實務歷練、切合現實趨勢及需要的重要內容,增益充實本書,並有畫龍點睛之效。對專利工程師、專利師、律師、專利領域、學習者、研究者、布局者及從事智慧財產法律實務工作者,均具重要而實效之參考價值。
智慧財產法院 院長


102.02.19


顏吉承
現職:
經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長
經歷:
智慧財產法院技術審查官&主任技術審查官
智慧財產培訓學院講師
2013年版「設計專利實體審查基準」修訂小組成員
2013年版「舉發審查基準」修訂小組成員
2005年版「新式樣專利實體審查基準」撰稿者
2004年版「發明專利實體審查基準」撰稿者
司法院2004年函知各級法院之「專利侵害鑑定要點」撰稿者之一
司法院「智慧財產專業法官培訓課程」講師
學習司法官訓練班「專利說明書之撰寫及閱讀」講師
經濟部專業人員研究中心「專利助理審查官訓練課程」講師
經濟部訴願會「訴願案件審查實務研習」講座
資策會「國內、外設計專利保護制度」講座
自強工業科學基金會「專利及智財工程人員培訓班」講座
光寶公司「智慧財產與專利解析實務班」講座
交通大學科法所專利實務班「新式樣專利申請、審查及侵害判斷」講師
成功大學「工業設計保護暨新式樣專利」講座
台北醫學大學「申請專利範圍研究」講座
台北科技大學「專利侵權判決實務分析」、講座
台北科技大學「新式樣專利申請、審查及侵害鑑定」講座
中山大學「專利審查實務」講座
明志科技大學「專利法理論與實務」講座
明志科技大學「發明專利審查基準」講座
明志科技大學「專利侵權判決實務分析」講座
南台科技大學創新產品研習營「專利制度與申請」講座
樹德科技大學「專利制度與審查實務」講座
台師大「全國高職技術創造力培訓與競賽」研習活動講座
裕隆汽車製造股份有限公司副工程師兼專案經理

專利說明書撰寫實務
第1章 專利說明書概說
1.1申請文件之架構
1.2申請書之記載
1.3說明書之記載
1.4申請專利範圍之記載
1.5圖式之製作
1.6摘要之記載
1.7說明書與申請專利範圍之作用
1.8申請文件之撰寫順序
第2章 說明書、圖式及摘要之撰寫
2.1基本概念
2.1.1形式要件
一、說明書
(一)發明名稱
(二)技術領域
(三)先前技術
(四)發明內容
(五)圖式簡單說明
(六)實施方式
(七)符號說明
二、圖式
三、摘要
四、其他
(一)有關生物材料之發明
(二)有關核苷酸或胺基酸序列
(三)說明書之撰寫順序及方式
(四)說明書之段落編號
五、案例
2.1.2實體要件
一、明確且充分揭露
(一)判斷標準
(二)判斷原則
(三)判斷方式及順序
(四)明確之意義
(五)充分之意義
二、可據以實現
(一)判斷標準
(二)判斷內容
(三)可據以實現之審查
(四)產業利用性與可據以實現要件
2.2說明書撰寫方式
2.2.1圖式
2.2.2發明名稱
2.2.3技術領域
2.2.4先前技術
2.2.5發明內容
一、發明所欲解決之問題
二、解決問題之技術手段
三、對照先前技術之功效
2.2.6圖式簡單說明
2.2.7實施方式
一、發明本身之說明
二、可據以實現之說明
(一)物之發明
(二)方法發明
三、支持申請專利範圍之說明
四、其他
2.2.8符號說明
2.2.9摘要
2.3撰寫前之準備事項
2.3.1瞭解發明的實質內容
一、發明目的與必要技術特徵
二、發明範疇
2.3.2先期應確認之事項
一、發明專利保護之標的
(一)發明之定義
(二)不授予專利之發明
(三)產業利用性
二、發明單一性
2.3.3檢索並分析先前技術
2.3.4決定撰寫策略
一、適當之請求範圍及內容
(一)申請專利之發明與先前技術距離遠
(二)申請專利之發明與先前技術距離近
(三)先前技術涵蓋申請專利之發明
二、分割或合併申請
三、隱藏技術秘訣
第3章 申請專利範圍之撰寫
3.1基本概念
3.1.1形式要件
一、專利法施行細則
(一)施行細則第18條
(二)施行細則第19條
(三)施行細則第20條
二、語句
(一)用語
(二)單句原則
三、類型
(一)獨立項
(二)引用記載形式之獨立項
(三)附屬項
(四)多項附屬項
四、組合式請求項之結構
(一)前言
(二)連接詞
(三)主體
五、項數
(一)單項式
(二)多項式
六、整理編排
3.1.2實體要件
一、明確
(一)判斷標準
(二)判斷原則
(三)判斷內容
二、簡潔
三、支持
(一)判斷步驟
(二)具體要求
(三)判斷原則
四、發明單一性
3.2撰寫形式
3.2.1請求項之標的類別
一、物之範疇
(一)物品
(二)裝置
(三)物質
(四)組合物
二、方法範疇
(一)製造方法
(二)方法
(三)用途
3.2.2請求項之元件
一、單一元件
二、組合
三、次組合
3.2.3請求項之總括方式
一、上位概念與下位概念
二、上位概念請求項與下位概念請求項
三、次上位概念請求項
3.2.4請求項之格式整理
一、單段式
二、分段式
三、次分段式
四、大綱式
五、冒號分號式
六、吉普森式
3.2.5請求項之發明特徵
一、馬庫西式請求項
二、指紋式請求項
三、手段請求項
(一)應記載之事項
(二)說明書之審查
(三)可專利性之審查
(四)美國2011年35 U.S.C.112補充審查指南
(五)案例說明
四、製法界定物之請求項
五、寄存材料式請求項
六、圖式請求項
七、套組式請求項
八、命名式請求項
九、劑量式請求項
3.2.6請求項之撰寫風格
一、混合式請求項
二、綜合/形式請求項
三、照片式請求項
四、標籤式請求項
3.3一般原則
3.3.1一般用語
3.3.2元件符號
3.3.3擇一形式
3.3.4商標及商業名稱
3.3.5數值範圍及總量
3.3.6負面表現之技術特徵
3.3.7前提基礎
3.3.8元件之雙重包含
3.3.9功能子句
3.3.10請求項之解釋
一、賦予請求項中之用語字面意義
二、字面意義應參酌通常習慣意義
三、申請人得自己定義請求項中之用語
3.4物之請求項之撰寫
3.4.1前言
3.4.2技術特徵之記載
一、技術特徵之內容
二、元件名稱
三、元件之撰寫順序
四、推導式請求
五、元件之零件或特徵
六、周邊元件或工作物
七、連結或協同關係
八、元件之集合
九、功能與操作
3.4.3電路請求項
3.4.4組合物請求項
3.5方法請求項之撰寫
3.5.1技術特徵之記載
一、步驟之撰寫
二、步驟之順序
三、裝置作為技術特徵
3.5.2可專利性之基礎
3.5.3化學方法請求項
3.5.4電腦軟體相關發明請求項
3.5.5有關用途之請求項
一、用途界定物之請求項
二、用途界定方法請求項
三、用途請求項
四、有關用途之請求項的記載方式
第4章 申請專利範圍之規劃及撰寫技巧
4.1申請專利範圍之規劃
4.1.1涵蓋發明構思
4.1.2決定必要技術特徵
4.1.3決定新穎特徵
4.1.4涵蓋寬廣的範圍
一、申請標的-組合式/次組合式請求項
二、範疇-物/方法請求項
三、技術特徵之用語-上位概念、擇一形式或手段請求項
四、技術特徵之數目-獨立項/附加式附屬項
4.1.5決定附屬項及請求項群組
4.1.6案例
4.2請求項之撰寫重點
4.2.1撰寫步驟
4.2.2撰寫內容
一、前言部分
二、元件、零件及細部特徵
三、連結或協同關係
四、功能與操作
4.2.3檢視、修改請求項
一、撰寫格式
二、推導式請求
三、功能特徵及功能子句
4.2.4物之請求項
一、組合與集合
二、功能子句
三、負空間之記載
四、不適當之用語
五、新型專利之標的與技術特徵
六、電腦可讀取之記錄媒體
七、附屬項
4.2.5方法請求項
一、方法請求項與裝置請求項
二、技術特徵
三、方法子句的涵蓋範圍
四、相互關係
五、附屬項
4.2.6吉普森式請求項
4.2.7手段請求項
4.2.8製法界定物之請求項
4.3範例說明
4.3.1請求項之撰寫
一、撰寫格式
二、技術特徵之整理
三、明確要件
四、必要技術特徵
五、涵蓋寬廣的範圍
4.3.2專利申請文件之撰寫
一、繪製草圖並標示元件符號
二、撰寫圖式簡單說明及符號說明
三、撰寫獨立項
四、撰寫附屬項及編排請求項
五、撰寫說明書
(一)發明名稱
(二)技術領域
(三)先前技術
(四)發明內容
(五)實施方式
(六)摘要
第5章 申請專利範圍之解釋
5.1基本理論
5.1.1周邊限定主義
5.1.2中心限定主義
5.1.3折衷主義
5.2基本概念
5.2.1解釋申請專利範圍之場合及必要性
5.2.2解釋申請專利範圍之目的
5.2.3解釋申請專利範圍之意義
5.2.4解釋申請專利範圍之性質
一、法律問題或事實問題
二、馬克曼聽證
5.2.5申請專利範圍之解釋的效力
5.3解釋申請專利範圍之依據
5.3.1解釋之基礎
一、以申請專利範圍為準
二、以文字為核心與界線
三、禁止讀入原則
5.3.2內部證據
一、適用順序
二、說明書及圖式
三、申請歷史檔案
5.3.3外部證據
一、種類
二、角色及性質
三、使用字典的問題
5.4解釋申請專利範圍之一般原則
5.4.1解釋之主體
5.4.2解釋之時間點
5.4.3專利有效原則
一、必須涵蓋實施例
二、不涵蓋先前技術
三、以最窄者為準
5.4.4公示原則
一、請求項整體原則
二、相同用語解釋一致性原則
三、請求項差異原則
5.5請求項結構及用語之解釋
5.5.1前言
5.5.2連接詞
5.5.3上位概念
5.5.4擇一形式
5.5.5一般用語及非特定用語
5.5.6摘要、實施例及符號之解釋
一、摘要
二、實施例
三、符號
5.5.7功能子句
5.6特殊請求項之解釋
5.6.1吉普森式請求項
5.6.2手段請求項
一、手段請求項之解釋及其步驟
二、是否為手段請求項之判斷
三、步驟功能用語之解釋
5.6.3製法界定物之請求項
一、製造方法非技術特徵
二、製造方法為技術特徵
三、因應不同階段之解釋方法
5.6.4用途請求項
第6章 發明暨新型專利權範圍侵害判斷
6.1專利侵害判斷之階段及流程
6.1.1流程概述
6.1.2各步驟之範圍圖示
6.1.3流程圖
6.2解析申請專利範圍及系爭對象
6.2.1解析申請專利範圍
一、解析申請專利範圍之目的及必要性
二、解析申請專利範圍之標準
6.2.2解析系爭對象
6.3全要件原則
6.3.1定義
6.3.2 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.案
6.3.3全要件原則並非判斷步驟
6.3.4實務操作三原則
6.4文義侵害
6.5均等侵害
6.5.1均等論
6.5.2均等侵害判斷
一、無實質差異
二、三部檢測
三、可置換性
四、逐一比對或整體比對
(一)逐一比對
(二)整體比對
五、手段請求項之均等判斷
六、改劣發明之均等判斷
七、貢獻原則
(一)Maxwell v. J. Baker, Inc.案
(二)Johnson & Johnston v. R.E. Service Co.案
八、Warner- Jenkinson v. Hilton Davis案
九、可預見性
十、限制均等論的新理論
(一)請求項破壞原則
(二)特別排除原則
(三)詳細結構原則
6.5.3逆均等論
一、逆均等論之意義
二、逆均等論之適用
三、主張逆均等論之風險
四、逆均等論vs.解釋申請專利範圍
6.6禁反言原則
6.6.1何謂禁反言原則
6.6.2禁反言原則之類型
6.6.3禁反言原則之特性
6.6.4判斷步驟
6.6.5 Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.案
一、可專利性之意義
二、主動、被動修正的考量
三、禁反言原則阻卻之範圍
四、推定禁反言原則阻卻之範圍
五、禁反言原則與全要件原則
6.7先前技術阻卻
6.7.1舉證責任
6.7.2適用場合
6.7.3先前技術的範圍
6.7.4先前技術阻卻之判斷
6.7.5先前技術阻卻vs.禁反言原則
6.7.6先前技術阻卻vs.專利無效抗辯
6.8日本Tsubakimoto Seiko Co. Ltd. v. THK K.K.案
6.8.1本質上的技術特徵
一、定義
二、美國設計專利Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案
三、與美國均等侵害判斷法則之比較
6.8.2可置換性
6.8.3置換容易性
6.8.4先前技術阻卻
6.8.5禁反言原則
6.9德國重要判決
6.10專利侵害判斷與專利要件審查之對應關係
6.10.1文義侵害與新穎性
6.10.2均等侵害與進步性

試閱


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